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淺談在存在多篇對比文件時對創造性的爭辯熱點關注

時間:2021-03-25   出處:集佳  作者:蔣靜靜  點擊:

淺談在存在多篇對比文件時對創造性的爭辯 - 官方網站

  文/北京集佳知識產權代理有限公司 蔣靜靜


  在專利審查過程中,審查員引用非常多的對比文件并且通過兩兩組合來分別評價一件申請的創造性并不常見。但是在遇到此類問題時,初入行的代理人很容易產生畏難心理,從而主觀上受到審查員的影響,易于過低地評價本申請的創造性從而傾向于修改而非爭辯。下面,筆者將根據一個具體案例分析在審查員引用大量對比文件來評價一件申請時的爭辯思路。


  發明名稱為無線相機接收器和用于無線相機接收器的蓄電池的專利申請,其原始地權利要求1的內容如下:


  一種用于具有XLR接口的相機的無線相機接收器(500),所述無線相機接收器具有:


  殼體(500a);


  無線接收單元(501),所述無線接收單元用于接收無線地傳輸的音頻信號;和


  XLR接口(510),所述XLR接口用于輸出無線地接收的音頻信號至所述相機,


  其中所述XLR接口(510)設計為能夠圍繞其縱軸線轉動并且關于所述殼體(500a)是能轉動的。


  審查員在第一次審查意見通知書中,引用了六篇對比文件(分別是US2011067082A1、US2006093348A1、US2014240966A1、US6845215B1、US2008010888A1、US2014091765A1)來評價該申請的權利要求的創造性,分別通過將對比文件1和對比文件2組合,將對比文件1、對比文件2和對比文件3組合,將對比文件1、對比文件2和對比文件4組合,將對比文件5和對比文件6組合、將對比文件1、對比文件2和對比文件6組合以及將對比文件1、對比文件2、對比文件3、對比文件4和對比文件6組合。


  可以看到,對比文件數量很多且審查員對于獨立權利要求和從屬權利都引用對比文件進行了相應的評述。乍看之下有些無從著手。但是,萬變不離其宗,代理人在任何時刻都不應脫離“三步法”的教導,首先應分析最接近的現有技術,即對比文件1。


  審查員在審查意見中指出,權利要求1和對比文件1的區別技術特征在于,XLR接口設計為能夠圍繞其縱軸線轉動并且關于所述殼體是能轉動的。然而,審查員認為對比文件2公開了一種迷你XLR連接器,其包括旋轉鎖定環,這意味著XLR連接器是可轉動的。


  雖然,審查員承認本申請的權利要求1和對比文件1有區別,但區別就是審查員所認為的那樣嗎?代理人在看到審查員所做的每一個結論時,最本能的反應不應該是認可審查員的結論,而是質疑審查員的結論。在通過分析對比文件1之后,除了審查員所承認的區別技術特征外,事實上對比文件1也沒有公開權利要求1中的接收無線地傳輸的音頻信號的無線接收單元(501)。審查員認為對比文件1中的音頻匹配轉換器110、210對應于權利要求1中的相機接收器,并且對比文件1中的BNC連接器對應于權利要求1中的無線接收單元,這是不正確的。因為,本領域人員熟知BNC連接器是一種有線的連接器。此外,對比文件1也公開了,音頻匹配轉換器接收現場音頻內容信號并且所述現場音頻內容信號來自捕捉現場音頻內容的相機。由此可見,音頻匹配轉換器經由BNC連接器與相機連接,這是一種有線的連接。因此,對比文件1沒有公開權利要求1中的技術特征“無線接收單元(501),所述無線接收單元用于接收無線地傳輸的音頻信號”。


  分析完對比文件1,代理人找到了兩個區別技術特征。下面,再按照順序先分析對比文件2。在對比文件2中,迷你型XLR公連接器和母連接器用于獲得開關模塊之間的連通性,其中它們包括突出制動銷和旋轉鎖定環以防XLR接口意外脫開,旋轉鎖定環并不是指該鎖定環可以旋轉,而是指該鎖定環能夠不讓XLR旋轉以便避免意外脫開。也就是說,用于防止XLR連接器和配合適配器脫開的旋轉鎖定環是為了防止XLR旋轉,因為XLR連接器的旋轉會導致XLR連接器和配合適配器脫開。顯然,對比文件2完全沒有公開XLR接口可圍繞其縱軸線旋轉并且相對于殼體是可轉動的。


  回到本申請,XLR接口可旋轉的目的是,由于相機越來越小,如果XLR接口無法旋轉的話,較大的無線接收器在相機的XLR接口上無法運行,而在XLR接口旋轉到某一位置時該無線接收器便可以正常使用。這是為了使現有的無線接收器能夠匹配于新型的相機。


  此時,已經充分證明,審查員所認為的可從對比文件2中獲得XLR連接器可旋轉的技術啟示的理由是不成立的。


  接著,雖然審查員沒有結合其他對比文件再評述對比文件1的創造性,代理人仍需閱讀其余對比文件。事實上,對比文件3至6均沒有公開技術特征“XLR連接器設計為能夠圍繞其縱軸線轉動并且關于所述殼體(500a)是能轉動的”。


  此時,已經攻克了最關鍵的難題,即權利要求1相對于審查員所引用的所有對比文件都具有創造性,因此不需要對權利要求1做出任何修改。那么審查員結合其他對比文件對從屬權利要求的分析其實就變得毫無意義了,因為權利要求1具有創造性,其從屬權利要求必然具有創造性。所有問題一瞬間迎刃而解。


  代理人在提交了對第一次審查意見通知書的答復之后,審查員又下發了第二次審查意見通知書,在第二次審查意見通知書中,審查員接受了代理人的意見,但是又新引用了四篇對比文件,即對比文件7至10(US2007242839A1、US2001034214A1、US2003203770A1、US2008050648A1)來評價本申請的權利要求的創造性。


  加上第一次審查意見通知書中的六篇對比文件,審查員一共引用了十篇對比文件來評價本申請的創造性。


  在第二次審查意見通知書中,審查員認為權利要求1相對于對比文件7、對比文件8和對比文件9不具有創造性。審查員指出,權利要求1和對比文件7的區別技術特征在于,在權利要求1中接口是XLR接口,而對比文件7公開的是標準接口,而對比文件8公開了一種卡儂XLR接口,因此本領域技術人員容易想到將對比文件7中的標準接口替換為卡儂XLR接口,而對比文件9公開了連接針40相對于殼體20旋轉,因此本領域技術人員容易想到對比文件7中被替換為XLR接口的接口設計為是可相對于殼體轉動的。


  同樣,按照“三步法”,首先分析最接近的現有技術,即對比文件7。


  對比文件7公開了通過標準接頭將無線接收器連接在相機上,公開了兩種實施方式,一種是通過具有連接的線的常見的2.5mm單聲道或立體聲標準接頭與相機連接,另一種則是直接插在相機上。眾所周知,標準2.5mm單聲道或立體聲標準接頭和XLR接頭都是常見的音頻連接器。并且,根據一般常識,標準接頭是可以轉動的。那么,此時權利要求1和對比文件7的區別技術特征確實如審查員所言,在權利要求1中接口是XLR接口,而在對比文件7中是標準接口。


  但是,是否真如審查員所聲稱的那樣,本領域技術人員容易想到將對比文件7中的標準接口替換為卡儂XLR接口呢?


  對比文件8公開了通過XLR接頭將無線接收器與相機連接,而該XLR接頭是不可轉動的,因為對比文件8公開了鎖定機構,其作用是將XLR接頭與相機上的XLR接頭牢固配合在一起,以減少插接時的機械噪音。


  在對比文件7中的標準接頭和對比文件8中的卡儂XLR接頭都是用來實現收發器和相機之間的機械和電連接的情況下,也就是說,在均實現相同的技術目的的情況下,本領域技術人員不可能從對比文件8中獲得技術啟示將對比文件7中的標準接頭替換為對比文件8中的不可轉動的卡儂XLR接頭,因為替換后僅在電連接方面實現同樣的功能,卻會喪失標準接頭可以轉動的技術效果。顯然,審查員是在知曉了本申請的技術方案之后才認為本領域技術人員容易想到用對比文件8中的卡儂XLR接頭替換對比文件7中的標準接頭。


  但是僅僅從邏輯上說明對比文件7和對比文件8不可能結合可能還不足以說服審查員,下面再來分析對比文件9。


  對比文件9公開了一種可旋轉的相機,其分為可轉動的部分和固定式部分,對比文件9的技術目的是降低可轉動的相機中的部件磨損并且維持可轉動的部位和固定式部分之間的連接。該技術目的是通過滑環裝置10來實現,該滑環裝置包括殼體20和固定在殼體上的連接插頭30,以及可相對于殼體20轉動的位于其內部的圓柱體35以及固定在圓柱體35上的連接插頭40。審查員認為,殼體20等同于本申請公開的無線接收器的殼體,而連接插頭40則等同于本申請的XLR接口。然而,事實上對比文件9中的殼體20并不等同于本申請的權利要求1中的殼體500a,因為對比文件9中的殼體20固定在相機的固定式底座的容納部130中,顯然,對比文件9中的殼體是不可轉動的。然而,在本申請中,XLR接頭510和殼體500a能夠相互轉動,即殼體靜止而XLR接頭轉動,或者XLR接頭靜止而殼體轉動,以便在相機的XLR連接部處提供足夠的空間以便操作位于相機上的收發器。


  此外,在對比文件9中,將連接接頭40設計為可相對于殼體20轉動的目的是為了防止在轉動可轉動的部分時,連接插頭40到連接插頭30之間的電線扭曲。也就是說,當相機的可轉動的部分轉動時,連接插頭40和連接插頭30之間的電線發生扭曲后,由于連接插頭40可相對于殼體20轉動,扭曲的電線會立即松開,因電線扭曲而產生的轉矩會轉化為連接接頭相對于殼體20的轉動,由此避免電線的扭曲。由此可見,連接插頭40的轉動并不是為了使相機的可轉動的部分轉動,其只是可轉動的相機轉動之后所產生的附帶事件。在對比文件9中,相機的可轉動的部分仍舊是通過轉盤來轉動的。也就是說,連接插頭40的轉動并不是一種可以通過人來操作的主動的轉動,而是一種被動的轉動,這種被動的轉動完全不可能實現本申請的技術目的。由此可見,對比文件9中的連接接頭40和殼體之間的轉動與本申請的權利要求1中的XLR接頭和殼體之間的轉動具有不同的成因并且具有不同的技術效果。


  為了強調本申請的權利要求1中的XLR接頭和殼體之間的轉動與對比文件9中的連接接頭和殼體之間的轉動具有完全不同的成因和技術效果,代理人將XLR接頭的技術效果補充到了權利要求1中,即“通過所述XLR接口的可轉動性排除:在相機的XLR接口上沒有足以使所述無線相機接收器在其上運行的位置”。


  此時可以看到,即使本領域技術人員在結合對比文件7和對比文件8的情況下將對比文件7中的標準接頭替換為對比文件8中的卡儂XLR接頭,本領域技術人員也不可能從對比文件9中獲得實現修改后的權利要求1中的技術方案的技術啟示。


  從上述分析中可以看到,對比文件9中的連接接頭和殼體確實可以相對轉動,然而,細究其方案之后,便可以看出其成因和作用方式與本申請中完全不同。這說明審查員其實并未理解對比文件9中的技術方案,只是機械式地生搬硬套。


  代理人在提交了對第二次審查意見通知書的答復之后,審查員接受了代理人的意見,本申請在不久后獲得了授權。


  通過對這個案例的分析,可以看出,首先,無論審查員引用多少篇對比文件,代理人都不應脫離“三步法”的宗旨。其次,對于審查員的結論,在最初永遠都要保持質疑的態度,在充分研究了本申請的技術方案和對比文件的技術方案之后再進行具體的判定。再者,由于審查員引用了大量的對比文件,其大概率并非對每篇對比文件的技術方案都進行了充分的學習和理解,所以,代理人非但不要產生畏難心理反而要意識到,在這些大量對比文件之后可能潛藏著審查員對技術方案的理解錯誤,這是代理人進行爭辯的最好的切入點。


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蔣志培 中國人民大學法學博士,曾在英國伯明翰大學法學院、美國約翰馬歇爾法學院任高級訪問學者,中國人民大學法學院、北京外國語大學法學院兼職教授,中國知識產權司法保護網主編、國家社科基金評審委員會專家,最高人民檢察院民行訴訟監督案件專家委員會委員,2014年、2015年受美國約翰馬歇爾法學院、中國駐加拿大使館和加方科技部邀請參加知識產權法律和創新論壇并演講,2013年12月獲得中國版權事業卓越成就獎。

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