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資料收存:蔣孔宋司法政策與涉外定牌加工侵權來稿選登

時間:2017-11-17   出處:來源:呂甲木律師賜稿授權 知產庫編輯  作者:  點擊:

蔣孔宋司法政策與涉外定牌加工侵權 

原創 2017-07-17 呂甲木 知產庫

編者按:

自2001年中國加入WTO,中國經濟步入快車道,涉外定牌加工經濟形式方興未艾,十多年來因涉外定牌加工產生的侵權糾紛,主要涉商標侵權與否的爭議,一直存在先后不同的做法和聲音;


作者分別整理了最高人民法院知識產權庭負責人主持工作期間先后的不同做法,以期對涉外定牌加工的商標侵權認定情況作個梳理~


最高人民法院知識產權庭負責人“主持工作期間”統一簡稱“時期”:

蔣志培時期(2000年8月—2008年8月);

孔祥俊時期(2008年9月—2014年月,其中2008年9月-2009年8月副庭長主持工作);

宋曉明時期(2014年9月- 至今);


目錄

 一、涉外定牌加工的類型

 二、涉外定牌加工是否構成侵權的司法政策和典型案例

 三、涉外定牌加工商標侵權的判定原則

(一)地域性原則

(二)混淆性原則

(三)誠實信用原則

(四)利益平衡原則

 四、涉外定牌加工商標侵權的構成要件

(一)商標法意義上的商標使用(混淆性的商標使用行為、標識性的商標使用行為)

(二)損害結果

五、涉外定牌加工的公共政策考量

(一)地域性與全球化、互聯網的沖突與協調

(二)貼牌生產與鼓勵自主品牌的政策平衡

六、涉外定牌加工商標侵權的界限



一、涉外定牌加工的類型


(一)以模式劃分


1.OEM

2.ODM

3.反向OEM:境內生產廠家收購境外采購商,貼境外采購商的商標進行加工生產。

4.反向定牌加工:反向定牌加工,是指境內企業在境外注冊企業或注冊商標,再委托境內企業加工生產,貼境外商標。


(二)范圍劃分

 1.狹義的涉外定牌加工:境外有合法商標權,有授權關系

 2.廣義的涉外定牌加:狹義的涉外定牌加工+境外沒有合法商標權的定牌加工


二、涉外定牌加工的司法政策和典型案例

蔣志培時期(20008-20088月)

蔣志培時期

(2000年8月—2008年8月)


孔祥俊時期

(2008年9月—2014年月)


宋曉明時期

(2014年9月-至今)


三、涉外定牌加工商標侵權的判定原則


(一)地域性原則

1.準據法的地域性

2.權利基礎的地域性

3.侵權行為的地域性:侵權行為構成要件的地域性(混淆可能的地域性)、侵權行為發生地的地域性和侵權結果發生地的地域性


(二)混淆性原則

1.近似、類似的主觀混淆原則

 2.相同侵權的客觀混淆原則TRIPS第16條第1款


(三)誠實信用原則

 當事人注冊和使用商標應遵守誠實信用原則,具有正當理由


(四)利益平衡原則

促進產業健康發展和鼓勵自主品牌走向國際市場的公共政策衡量


四、商標侵權的構成要件


(一)商標法意義上的商標使用行為

1.性質:混淆性的商標使用行為或標識性的商標使用行為

2.過錯:行為的違法性被過錯所吸收。過錯的客觀標準,商標使用行為具有標識功能,存在混淆可能性,

即推定具有過錯。無需考量合理、謹慎的審查義務和注意義務

3.涉外定牌加工撤三過程中的商標使用:無印良品案(最高2012年)、宏比福比案(北高2010年)、孔雀案(2016)

 4. 臺灣基于有利于本地區企業接單考量,認為涉外定牌加工的“回銷行為”不應該視為相關商標規定中的使用行為


(二)損害結果


1.現實的損害

2.損害的可能性


實質性損害:市場份額的損害、交易機會的喪失或減少。若目標市場同一,則可認定有實質性損害


五、涉外定牌加工的公共政策考量


(一)地域性與全球化、互聯網的沖突與協調

1.傳統地域性環境下,人、貨物、服務、信息是受政治邊境和地理空間隔離的

2.全球化背景下,要求既要開放國內市場,又要保護國內弱小產業,更要鼓勵國內自主品牌、民族

品牌走向國際市場,參與國際競爭

 3.在國際互聯網互聯互通的情況下,傳統的地域邊境被打破;隨著電子商務的發展,國際市場與國

內市場的界限在縮??;相關公眾的地域界限變得模糊


(二)貼牌生產與自主品牌的政策平衡

 1.貼牌生產是落后的微利產業,但是就業和創匯的大軍,是民營經濟的重要組成部分

2.自主品牌是國家創新能力和國際市場競爭力的體現,是民族經濟的支柱


(三)結論

既要保護正當的貼牌生產企業,也要保護走向國際市場的自主品牌。


六、涉外定牌加工商標侵權的界限


(一)基于地域性,境外是否有合法的商標權不是我國商標侵權行為的考量因素


(二)與國內商標侵權構成要件一樣,是否盡到審查注意義務不是我國商標侵權行為的構成要件


(三)涉外定牌加工如存在混淆可能性則屬于商標法意義上的商標使用行為,混淆可能性以境內相關公眾是否有接觸可能性為標準,如出口商品在境外在電商網站、電視購物、報刊雜志等渠道銷售的,則推定具有混淆可能性


(四)境內商標違反誠信原則的,不予保護


(五)涉外定牌加工有正當理由的,不構成侵權


(六)具體標準


1.境內相關公眾沒有接觸可能性的,則不屬于商標法意義上的商標使用行為,不構成侵權;


2.在境內在先使用未注冊商標的涉外定牌加工不構成侵權;


3. 涉外定牌加工中,若境內注冊商標權人知道或者應當知道在其注冊前境外已經有合法商標的不構成侵權;


4.在涉外定牌加工中,對類似商品和近似商標的判斷以不構成混淆為由認定不侵權,但對馳名商標例外;


5. 在涉外定牌加工中,若境內的注冊商標連續三年不使用的不構成侵權;


6. 在涉外定牌加工中若構成侵犯境內注冊商標專用權,但境內的注冊商標三年以內未進行連續實際使用的,不予賠償損失;未造成實質性損害的,僅賠償維權合理費用


延伸閱讀(北上廣蘇浙五省市法院及最高人民法院九份裁判文書近兩年對貼牌加工所持觀點匯編)

北上廣蘇浙最高:貼牌加工商標認定匯


來源:呂甲木律師賜稿授權  知產庫編輯


中國知識產權司法保護網(知產法網)主編


蔣志培 中國人民大學法學博士,曾在英國伯明翰大學法學院、美國約翰馬歇爾法學院任高級訪問學者,中國人民大學法學院、北京外國語大學法學院兼職教授,中國知識產權司法保護網主編、國家社科基金評審委員會專家,最高人民檢察院民行訴訟監督案件專家委員會委員,2014年、2015年受美國約翰馬歇爾法學院、中國駐加拿大使館和加方科技部邀請參加知識產權法律和創新論壇并演講,2013年12月獲得中國版權事業卓越成就獎。

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