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案例分析

無效程序中說明書解釋權利要求的時機案例分析

時間:2016-06-15   出處:中國知識產權報  作者:  點擊:
2012年05月16日,國家知識產權局專利復審委員會作出第18631號無效宣告請求審查決定。該決定涉及專利號為200520088452.6、發明名稱為“集裝箱式移動加油站箱體”的實用新型專利權(下稱本專利)。本專利的申請日為2005年10月26日,授權公告日為2006年10月18日,專利權人為金繼華。

本專利授權公告的權利要求書共有9項權利要求,其中權利要求1及從屬權利要求5如下:

“1.一種集裝箱式移動加油站箱體,具有集裝箱外形的箱形罐體和框架,框架上的標準角件(1)之間,在長度、寬度方向的距離,符合對標準集裝箱的要求,箱形罐體(10)由單層箱頂和箱底、側壁、端壁構成,其特征在于箱底、側壁、端壁均為雙層結構。

……

5.按照權利要求1所述的集裝箱式移動加油站箱體,其特征在于端壁與側壁之間的連接結構是外側板(23)和內側板(24)與外端板(16)和內端板(17),由內外角焊縫密封連接,在外側板(23)與外端板(16)的外面還有包角柱(5)焊接連接?!?

在無效宣告請求中,請求人提出的無效理由之一為:從屬權利要求5的附加技術特征被對比文件1及公知常識性證據1-4所公開,因而在引用的權利要求1不具備創造性的基礎上,從屬權利要求5也不具備《中華人民共和國專利法》(下稱專利法)第二十二條第三款規定的創造性。

經查,對比文件1公開了一種可移動的燃油容器,具有雙層結構,其中內壁和外壁3、底板4、中間板6和頂板5構成一個整體的密封的監控室9,并通過設置在內層板上的隔距件11將外層板間隔開。

公知常識性證據1~4分別是焊接領域、集裝箱領域或易燃可燃性液體儲罐領域的技術標準,其中對角焊給出的定義為“為完成角焊縫而進行的焊接”,并且給出了單層鋼板角焊的圖例。合議組認為,本專利涉及一種雙層的集裝箱式可移動加油站箱體,其所面對的是大型雙層鋼板而非一般單層板的端部密封問題,權利要求5中的附加技術特征“端壁和側壁之間的連接結構是外側板和內側板與外端板和內端板由內外角焊縫密封連接,外側板和外端板的外面還有包角柱焊接連接”,明確限定了將“外側板和內側板與外端板和內端板”在端部通過“內外角焊縫”密封連接在一起,而且結合本專利說明書附圖8以及說明書的相應記載“外端板16和內端板17內的空間與內側板24和外側板23內的空間不直接相通”(參見說明書第3頁第1段)、“側壁內的空間、端壁內的空間雖然不直接連通,但是都通過箱底內的空間而互相連通”(參見專利說明書第3頁第3段)也可以看出,權利要求5提供了一種具體的雙層板端部連接方式,所述“外側板和內側板與外端板和內端板”在端部不僅采用了內外角焊,而且將外端板、外側板、內端板、內側板連接為一體,并且進一步地在外側板和外端板的外面通過包角柱焊接連接,從而在保證實現雙層箱體結構的同時,提供了穩定可靠的端部連接。而對比文件1從說明書記載及附圖2看出其端部同樣為隔距件隔開的雙層結構,而公知常識性證據僅涉及單層鋼板的一般的角焊方式,均未涉及雙層板在端部的具體連接結構,因此對比文件1及公知常識性證據1-4都沒有公開從屬權利要求5的附加技術特征,所以權利要求5的技術方案具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。

據此,合議組作出無效審查決定,宣告本專利權利要求部分無效,其中權利要求5的技術方案被維持有效。

請求人對上述決定不服,于法定期限內向北京市第一中級人民法院提起訴訟,涉及權利要求5的訴訟理由為:專利復審委員會在對權利要求5的評價過程中引入了權利要求中不存在的技術特征,從而錯誤地認定相關權利要求具有創造性。權利要求5不包括“外端板和內端板內的空間與內側板和外側板內的空間不直接相通”的技術特征。

北京市第一中級人民法院經審理認定:專利復審委員會結合本專利說明書中“外端板16和內端板17內的空間與內側板24和外側板23內的空間不直接相通”的表述以及附圖,進一步確認權利要求5附加技術特征“端壁和側壁之間的連接結構是外側板和內側板與外端板和內端板由內外角焊縫密封連接”所限定的將“外側板和內側板與外端板和內端板”在端部通過“內外角焊縫”密封連接在一起的技術方案的作法并無不當。因此,維持專利復審委員會作出的第18631號無效宣告請求審查決定。原告不服上訴,二審法院判決維持一審判決。

案例評析

本案例涉及的主要問題是無效程序中是否需要通過說明書和附圖解釋權利要求以及解釋權利要求有無不當的問題。

專利法第五十九條第一款規定:發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。該條款前半句指出保護范圍確定的原則“保護范圍以權利要求的內容為準”,“為準”二字表明保護范圍的基準及對象。后半句是在上述前提下,允許利用說明書和附圖對權利要求表達的保護范圍作一定程度的解釋。然而,說明書和附圖何種情形“可以”用于解釋權權利要求呢?

《專利審查指南》第二部分第二章3.2.2節規定:權利要求的保護范圍應當根據其所用詞語的含義來理解。一般情況下,權利要求中的用詞應當理解為相關技術領域通常具有的含義。在特定情況下,如果說明書中指明了某詞具有特定的含義,并且使用了該詞的權利要求的保護范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚,這種情況也是允許的。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條規定:人民法院對于權利要求,可以運用說明書及附圖、權利要求中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。雖然專利侵權訴訟的相關司法解釋并不直接適用于專利無效宣告程序,但對于涉及專利侵權的當事人而言,在專利侵權訴訟的司法程序和專利無效宣告的行政程序中涉及的權利客體是相同的,因而相關司法解釋也應當作為參考。

根據上述法律法規、部門規章以及司法解釋中的相關內容,可以看出,說明書對于權利要求的解釋是有時機和條件的約束的。

在無效程序中,如果專利的權利要求所描述的技術方案含義清楚、確定,本領域技術人員能夠根據其記載清楚界定其范圍,而且權利要求與說明書所記載內容一致的情況下,權利要求是不需要作過多解釋的。而如果權利要求的術語存在特定含義、或者說明書明確放棄某些技術方案、或者權利要求所包含的某些技術方案無法實現、或者權利要求的術語存在多種含義等情況下,根據壟斷與公開之間的平衡,應當使用說明書對于權利要求加以解釋。

具體到本案例,爭議焦點在于如何理解權利要求5附加技術特征中的“端壁與側壁之間的連接結構是外側板(23)和內側板(24)與外端板(16)和內端板(17),由內外角焊縫密封連接”。請求人主張,外側板與外端板、內側板與內端板分別角焊的技術方案落入了權利要求5的保護范圍,并提供了對比文件1及多份公知常識性證據用于說明根據上述理解的技術方案是在所提供證據及公知常識結合的基礎上容易想到的。專利權人則主張:權利要求5的技術方案并非是外側板與外端板、內側板與內端板分別角焊,而是如說明書具體實施例所描述的,所述“外側板和內側板與外端板和內端板”在端部不僅采用了內外角焊,而且將外端板、外側板、內端板、內側板連接為一體,從而在保證實現雙層箱體結構的同時,提供了穩定可靠的端部連接。在面對上述對于權利要求的特征含義的不同解釋或理解時,本領域技術人員有必要在本專利的說明書中尋求符合其發明本意的解釋,從而根據說明書的相應記載“外端板16和內端板17內的空間與內側板24和外側板23內的空間不直接相通”、“側壁內的空間、端壁內的空間雖然不直接連通,但是都通過箱底內的空間而互相連通”以及說明書附圖具體結構來明確上述特征的確切含義,并明確權利要求5的實際保護范圍。

在無效程序和侵權程序中,如果權利要求可能有多種解釋,選擇將說明書或附圖中實施例包括在內的解釋符合保護專利權的價值取向,這樣能夠充分保護已經獲得的專利權,保障了專利權人的可期待利益,同時由于將其它不符合專利發明本意的技術方案的解釋排除在權利要求的保護范圍之外,進一步明確且縮小權利要求的保護范圍,也符合維護專利權的公示作用的價值取向,沒有損害社會公眾的可期待利益。當然,為了進一步保障專利權的公示作用,可以將上述解釋固定在生效決定或者判決中,以在專利確權、侵權判定中行使禁止反悔原則。(作者:丁一)

中國知識產權司法保護網(知產法網)主編


蔣志培 中國人民大學法學博士,曾在英國伯明翰大學法學院、美國約翰馬歇爾法學院任高級訪問學者,中國人民大學法學院、北京外國語大學法學院兼職教授,中國知識產權司法保護網主編、國家社科基金評審委員會專家,最高人民檢察院民行訴訟監督案件專家委員會委員,2014年、2015年受美國約翰馬歇爾法學院、中國駐加拿大使館和加方科技部邀請參加知識產權法律和創新論壇并演講,2013年12月獲得中國版權事業卓越成就獎。

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